Tutela Marchi e Brevetti --- clicca per leggere

Diritto,Sentenze e Atti

5/29/20257 min read

📌 TUTELA DI MARCHI E BREVETTI

Si tratta di due tipologie di proprietà industriale, disciplinate principalmente dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

🔹 Marchi

  • Definizione: un segno distintivo che consente di distinguere i prodotti/servizi di un’impresa.

  • Tutela: attraverso la registrazione presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), l’EUIPO (per marchio europeo), o il WIPO (per marchi internazionali).

  • Durata: 10 anni, rinnovabili.

🔹 Brevetti

  • Definizione: un titolo che tutela un’invenzione industriale nuova, dotata di attività inventiva e atta ad avere un’applicazione industriale.

  • Tutela: ottenuta mediante deposito e concessione del brevetto presso l’UIBM o l’EPO (per brevetto europeo).

  • Durata: 20 anni dalla data di deposito, non rinnovabile.

⚖️ DIRITTO APPLICABILE

  • Codice della Proprietà Industriale (CPI): D.Lgs. 30/2005.

  • Convenzioni internazionali:

    • Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale

    • Accordi TRIPs (WTO)

    • Patent Cooperation Treaty (PCT)

📜 PRINCIPALI ATTI E SENTENZE

  • Sentenze di riferimento:

    • Cass. civ. Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 1983 – sulla contraffazione del marchio.

    • Corte di Giustizia UE (CGUE), 18 giugno 2009, C-487/07 (L’Oréal) – sull’uso illecito del marchio e i limiti.

    • Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25343 – sull’attività inventiva nei brevetti.

  • Atti amministrativi rilevanti:

    • Domanda di registrazione del marchio: modulo TM1 per l’UIBM.

    • Domanda di brevetto per invenzione: modulo BI1.

    • Osservazioni di terzi / opposizioni: atti che possono bloccare la registrazione.

Atto di domanda di brevetto per invenzione industriale, secondo il modulo UIBM (BI1).

📜 FAC-SIMILE DOMANDA DI BREVETTO (Modulo BI1)

1️⃣ Dati del richiedente (inventore o azienda)

  • Nome e cognome / denominazione: Mario Rossi

  • Indirizzo: Via Esempio 1, 00100 Roma

  • Codice fiscale / Partita IVA: 12345678901

  • Nazionalità: Italiana

2️⃣ Dati dell’invenzione

  • Titolo dell’invenzione: Dispositivo migliorato per la produzione di energia solare

  • Settore tecnico: Energie rinnovabili

  • Breve descrizione: Dispositivo innovativo che aumenta l’efficienza dei pannelli solari del 20%.

3️⃣ Documentazione allegata
✅ Descrizione dettagliata dell’invenzione
✅ Rivendicazioni
✅ Riassunto dell’invenzione
✅ Disegni tecnici (se presenti)
✅ Ricevuta di pagamento della tassa di deposito

4️⃣ Firma del richiedente
Firma: _____________________
Data: 25/05/2025

📎 Come presentarlo?

✅ Telematicamente sul portale UIBM
✅ Cartaceamente presso la Camera di Commercio o l’UIBM (sportello brevetti)

⚠️ Note importanti

  • La domanda deve essere redatta in lingua italiana.

  • Devi pagare la tassa di deposito (importo variabile in base alle rivendicazioni e agli allegati).

  • In caso di più richiedenti, indicare i dati di ciascuno.

La sentenza Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25343 tratta un tema centrale nel diritto brevettuale: l'attività inventiva e il livello di ovvietà.

📌 Contesto della sentenza

Questa sentenza riguarda la valutazione del requisito dell’attività inventiva (art. 48 CPI e art. 56 EPC). In particolare, si discuteva se un’invenzione fosse effettivamente “non ovvia” per un tecnico del settore alla data di deposito.

⚖️ Principi affermati dalla Corte

✅ Attività inventiva come requisito fondamentale
La Corte ribadisce che un’invenzione è brevettabile solo se non è ovvia. Non basta che sia nuova; serve che non discenda in modo evidente dallo stato della tecnica.

✅ Valutazione ex ante, non ex post
La Corte richiama il criterio consolidato: l’analisi va fatta alla data di deposito, con riferimento a un tecnico esperto del settore, evitando giudizi ex post, cioè alla luce delle conoscenze maturate successivamente.

✅ Metodo del "problem-solution approach"
Richiama la prassi EPO (European Patent Office) che si basa su tre step:
1️⃣ Identificare lo stato dell’arte più vicino
2️⃣ Definire il problema tecnico oggettivo risolto dall’invenzione
3️⃣ Valutare se la soluzione proposta sarebbe stata ovvia per il tecnico del settore.

🟢 Aspetti innovativi e rilievo pratico

🔹 La Corte mostra un approccio rigoroso alla tutela brevettuale: l’attività inventiva non deve essere una "banale conseguenza" di quanto già noto.
🔹 Importante per i titolari di brevetti: la difesa dell’attività inventiva richiede argomenti tecnici ben documentati, con eventuali comparazioni e prove sperimentali.
🔹 Utile anche in caso di opposizioni e contenziosi: la parte che contesta il brevetto deve fornire prove solide sul carattere ovvio dell’invenzione.

📎 Conclusioni

La sentenza conferma la centralità dell’attività inventiva e la necessità di un esame tecnico e contestualizzato. In pratica, rinforza la posizione dei titolari di brevetti validi, ma limita la protezione in caso di invenzioni che sono mere modifiche scontate.

Caso pratico ipotetico che riflette i principi della sentenza Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25343 sul requisito dell’attività inventiva.

⚖️ CASO PRATICO: Valutazione dell’attività inventiva

🔹 Contesto

La società TechGreen S.r.l. deposita una domanda di brevetto per un nuovo tipo di pannello solare che utilizza un rivestimento speciale a base di nanoparticelle per migliorare l’assorbimento della luce.

Un concorrente, la SolarFuture S.p.A., contesta la validità del brevetto, sostenendo che il rivestimento a nanoparticelle era già noto nello stato della tecnica e che la soluzione proposta da TechGreen sarebbe stata ovvia per un tecnico del settore.

🔹 Punti chiave della controversia

✅ Esistenza di stato della tecnica vicino: esisteva già un brevetto precedente che usava nanoparticelle per aumentare l’assorbimento in vetri fotocromatici.
✅ Problema tecnico: TechGreen sostiene di aver risolto il problema dell’efficienza a basse temperature con una nuova composizione chimica delle nanoparticelle.
✅ Valutazione dell’ovvietà: SolarFuture afferma che bastava trasferire la tecnologia dai vetri fotocromatici ai pannelli solari, e quindi l’invenzione era “ovvia”.

🔹 Analisi secondo la Cassazione

🔸 Secondo la logica della sentenza del 2017, la questione si decide così:
1️⃣ Definire lo stato dell’arte: confrontare la soluzione di TechGreen con i vetri fotocromatici.
2️⃣ Problema tecnico oggettivo: stabilire se il miglioramento dell’efficienza a basse temperature è davvero un problema tecnico nuovo.
3️⃣ Valutare se la soluzione era ovvia: la Corte direbbe che va escluso ogni giudizio ex post (es. “oggi sembra banale”) e va verificato se un tecnico esperto avrebbe trovato la soluzione senza sforzi inventivi.

🟢 Esito possibile

Se TechGreen riesce a dimostrare che la nuova composizione chimica delle nanoparticelle non era suggerita da nessuna fonte e che la sua applicazione ai pannelli solari richiedeva sperimentazioni e conoscenze specialistiche, la Corte riterrebbe presente l’attività inventiva.

Se invece SolarFuture dimostra che la nuova composizione era una banale applicazione del principio già noto, la Corte riterrebbe inesistente l’attività inventiva e dichiarerebbe il brevetto nullo.

💡 Morale: Il caso mostra come il requisito dell’attività inventiva richieda una valutazione tecnica rigorosa e come la sentenza Cass. 25343/2017 imponga di evitare giudizi ex post!

Atto di opposizione a un brevetto, basato sul caso pratico che abbiamo simulato (SolarFuture S.p.A. contro TechGreen S.r.l.). L’opposizione può essere presentata entro i termini previsti presso l’UIBM (o l’EPO per brevetto europeo).

📜 FAC-SIMILE DI ATTO DI OPPOSIZIONE AL BREVETTO

ALL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM)
Oggetto: Opposizione al brevetto n. __________, titolare: TechGreen S.r.l.

1️⃣ Dati dell’opponente

  • Denominazione: SolarFuture S.p.A.

  • Sede legale: Via Innovazione 10, 00100 Roma

  • Codice fiscale / P. IVA: 98765432100

  • Rappresentante legale: Ing. Marco Verdi

2️⃣ Dati del brevetto oggetto di opposizione

  • Numero di brevetto: IT2025001234

  • Titolo dell’invenzione: Dispositivo migliorato per la produzione di energia solare

  • Data di deposito: 25/05/2025

  • Titolare: TechGreen S.r.l.

3️⃣ Motivazioni dell’opposizione
Si contesta la validità del brevetto per i seguenti motivi:
✅ Mancanza di attività inventiva (art. 48 CPI)

  • La soluzione proposta da TechGreen S.r.l. è una mera applicazione ovvia di tecnologie note, come quelle dei vetri fotocromatici.

  • Già alla data di deposito era notorio per un tecnico del settore utilizzare nanoparticelle per aumentare l’assorbimento luminoso.

✅ Mancanza di novità (art. 46 CPI)

  • L’uso di nanoparticelle con la composizione chimica rivendicata era già descritto nel brevetto EP1234567B1 (vetri fotocromatici) e pubblicazioni scientifiche accessibili.

✅ Insufficienza descrittiva (art. 51 CPI)

  • La domanda non contiene una descrizione chiara e completa, mancando prove sperimentali per la presunta maggiore efficienza alle basse temperature.

4️⃣ Documentazione allegata
📎 Copia del brevetto EP1234567B1 e delle pubblicazioni scientifiche
📎 Relazione tecnica comparativa sullo stato della tecnica
📎 Prove sperimentali che dimostrano l’ovvietà dell’invenzione

5️⃣ Conclusioni
Si chiede all’UIBM:

  • Di dichiarare nullo il brevetto n. IT2025001234 in quanto privo dei requisiti di novità e attività inventiva.

  • Di procedere con la cancellazione del brevetto dal registro.

6️⃣ Firma dell’opponente
Firma: ___________________
Data: 25/05/2025

Atto di risposta all’opposizione, ipotizzando di essere TechGreen S.r.l. che difende la validità del proprio brevetto:

📜 FAC-SIMILE DI ATTO DI RISPOSTA ALL’OPPOSIZIONE

ALL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM)
Oggetto: Risposta all’opposizione depositata da SolarFuture S.p.A. contro il brevetto n. __________, titolare: TechGreen S.r.l.

1️⃣ Dati del titolare del brevetto

  • Denominazione: TechGreen S.r.l.

  • Sede legale: Via Sostenibilità 5, 00100 Roma

  • Codice fiscale / P. IVA: 12345678901

  • Rappresentante legale: Ing. Laura Bianchi

2️⃣ Dati del brevetto oggetto dell’opposizione

  • Numero di brevetto: IT2025001234

  • Titolo dell’invenzione: Dispositivo migliorato per la produzione di energia solare

  • Data di deposito: 25/05/2025

3️⃣ Osservazioni sulla validità del brevetto
✅ Attività inventiva (art. 48 CPI)

  • L’invenzione brevettata presenta una composizione chimica nuova e non ovvia delle nanoparticelle, che consente un significativo miglioramento dell’efficienza dei pannelli solari alle basse temperature.

  • Le soluzioni note (come i vetri fotocromatici citati da SolarFuture) non risolvevano questo specifico problema tecnico.

✅ Soluzione tecnica nuova e non suggerita

  • I documenti presentati dall’opponente si riferiscono a un ambito tecnologico differente (vetri fotocromatici, non pannelli solari) e non suggeriscono l’adattamento alle basse temperature.

  • Il nostro dispositivo richiede sperimentazioni complesse e conoscenze chimiche specifiche, che superano la semplice applicazione meccanica.

✅ Sufficienza descrittiva

  • La domanda contiene una descrizione completa e chiara, con esempi e disegni tecnici idonei a consentire la riproduzione dell’invenzione da parte di un tecnico del settore.

4️⃣ Documentazione allegata
📎 Relazione tecnica (a cura del nostro laboratorio) che dimostra l’attività inventiva e la non ovvietà della soluzione
📎 Risultati sperimentali sul miglioramento dell’efficienza alle basse temperature
📎 Dichiarazioni giurate di esperti indipendenti del settore

5️⃣ Conclusioni
Si chiede all’UIBM:

  • Di rigettare l’opposizione presentata da SolarFuture S.p.A.

  • Di confermare la validità del brevetto n. IT2025001234.

6️⃣ Firma del titolare del brevetto
Firma: ___________________
Data: 25/05/2025

Relazione tecnica che TechGreen S.r.l. potrebbe allegare alla risposta all’opposizione per dimostrare la validità del brevetto:

📑 RELAZIONE TECNICA A SOSTEGNO DEL BREVETTO IT2025001234

Titolare: TechGreen S.r.l.
Invenzione: Dispositivo migliorato per la produzione di energia solare
Data di deposito: 25/05/2025
Autore della relazione: Ing. Laura Bianchi, Direttore R&D TechGreen S.r.l.

1️⃣ Obiettivo della relazione

Questa relazione fornisce una valutazione tecnica del livello inventivo dell’invenzione brevettata e della sua effettiva applicabilità industriale, a sostegno della validità del brevetto in contestazione.

2️⃣ Stato della tecnica più vicino

L’opponente ha citato documenti che descrivono l’uso di nanoparticelle in vetri fotocromatici. Tuttavia, tali documenti:
✅ Non riguardano pannelli solari;
✅ Non considerano il problema tecnico specifico della perdita di efficienza alle basse temperature.

3️⃣ Problema tecnico risolto

L’invenzione di TechGreen affronta e risolve un problema tecnico mai considerato in precedenza:
➡️ Miglioramento dell’efficienza dei pannelli solari alle basse temperature (tipico di climi invernali o aree montane).

La soluzione proposta prevede:
🔬 Uno specifico rivestimento a nanoparticelle con una composizione chimica inedita (inclusione di composti X, Y e stabilizzante Z).
🔬 Test sperimentali che hanno dimostrato un aumento del rendimento del 20% rispetto a rivestimenti tradizionali.

4️⃣ Attività inventiva e non ovvietà

Il nostro laboratorio ha condotto un’analisi comparativa:
🔹 Le nanoparticelle nei vetri fotocromatici hanno proprietà diverse e non sono adatte all’ambiente dei pannelli solari.
🔹 La composizione chimica del rivestimento brevettato è frutto di prove sperimentali che hanno richiesto diversi mesi di ottimizzazione.
🔹 Il miglioramento delle performance a basse temperature non era prevedibile per un tecnico del settore a partire dallo stato della tecnica noto.

➡️ In base al “problem-solution approach” (metodo consolidato in sede EPO e recepito anche dalla giurisprudenza italiana), la nostra soluzione non è ovvia per un tecnico esperto.

5️⃣ Risultati sperimentali

Allegati alla presente relazione:
✅ Tabella comparativa delle efficienze: rivestimenti tradizionali vs. rivestimento brevettato (efficienza media +20%).
✅ Curve di rendimento in funzione della temperatura.
✅ Analisi spettroscopiche che mostrano l’interazione tra la luce e la nuova composizione chimica.

6️⃣ Conclusioni

📌 La relazione conferma che:
🔸 La composizione chimica brevettata non era suggerita da alcun documento anteriore.
🔸 La soluzione tecnica proposta risolve un problema tecnico nuovo.
🔸 L’attività inventiva è comprovata dai risultati sperimentali.

Pertanto, si conclude che il brevetto IT2025001234 soddisfa pienamente i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale.

Firma:
Ing. Laura Bianchi
Direttore R&D TechGreen S.r.l.
Data: 25/05/2025